​​☕️ На позапрошлой неделе Starbucks проиграл битву с японским регистрирующим органом в Высшем IP суде Японии, в результате чего в Японии будет зарегистрирован товарный знак BullPulu Tapioсa.

Спор длился с 2017 года, когда Starbucks подал оппозицию против регистрации этого товарного знака. Тем не менее, в JPO посчитали оппозицию безосновательной. Дело в том, что логотип с зеленым кругом использовался Starbucks с 1992 до 2011 года, а сейчас в качестве основного используется уже четвертый по порядку логотип (известная зеленая русалка без круга). По этой причине старый логотип (являющийся вторичным на данный момент) уже относительно забылся в Японии. Теперь японцы уже не считают зелёный круг с белыми словами эксклюзивным идентификатором Starbucks.

Не согласившись с решением JPO, Starbucks отправился в суд, взяв с собой опрос. Согласно социологическому исследованию 70% японских потребителей ассоциируют зеленый круг с белыми словами со Starbucks. Однако суд, приглядевшись к этому опросу, обнаружил, что участникам опроса дополнительно сообщалось о том, что в центре этого круга находился логотип, а белые слова – это название компании. Это сделало опрос предвзятым и необъективным.

Помимо этого, суд указал на то, что нет никаких оснований считать, что при наличии в этом круге изображения другой компании и её названия кто-либо спутает их со Starbucks.

Интересно, что несмотря на то, что прошло уже почти 10 лет с момента ребрендинга Starbucks, последний продолжает защиту уже вторичного лого. Как Вы думаете, почему? Напишите нам ответы на @NikolayShevchenko. Самые обоснованные версии получат от нас футболки)

Ознакомиться с портфолио Starbucks можно в нашем разборе.

Роспатент, с днем рождения!

Огромное спасибо вам за развитие такого молодого и интересного правового института!

Увидимся в Палате ❤

​​❔Недавно на рынке появился сервис сокращения ссылок cli.co. Мы обратили на него внимание из-за активной маркетинговой кампании, в частности, в соседних телеграм-каналах.

В рекламе сервиса используют изображения шампанского под известным брендом “Veuve Clicquot” (Вдова Клико), которые недвусмысленно намекают, что на сэкономленные (по сравнению с другими сокращателями ссылок) деньги можно провести время в приятной компании Вдовы.

Как вы думаете, перешли ли маркетологи сервиса IP-правовую грань?

🍏 Да, нарушили право на товарный знак Veuve Clicqout
🍎 Да, недобросовестно конкурируют на IT рынке
🍐 Да, нарушили право на бутылку как на произведение промышленного дизайна
🍊 Да, использовали trade dress без согласия винодельческой компании
👏 Нет, покреативили в рамках правил, ребята - молодцы!

Добро пожаловать в IP-чат!

Давайте разберёмся, перешли ли маркетологи cli.co IP-пределы допустимого?

🍏 Товарный знак “Veuve Clicquot” зарегистрирован в России и в мире. Почти все знаки в портфолио MHCS (французский производитель) сфокусированы вокруг защиты вина и шампанского в 33 классе МКТУ, хотя некоторые зарегистрированы и в отношении кухонной утвари, пива и образовательных услуг в сфере производства алкоголя. Среди защищаемых в России обозначений нет регистраций в отношении чего-либо, связанного с IT. А значит, наличие товарного знака в рекламе не может напрямую нарушать исключительные права MHCS.

При этом, этот кейс отлично иллюстрирует идею, которую наш партнер Екатерина Проничева и старший юрист Антон Ендресяк рассказывали на семинаре "В частности, о товарных знаках". Идея заключается в том, что сходство до степени смешения представляет собой сочетание трех компонентов: 1) сходства, которое может определяться по некой шкале от нуля до бесконечности; 2) однородности товаров и услуг, которая также может определяться от нуля до бесконечности; 3) дополнительных факторов: известности бренда, использования его правообладателем и т.д. На данный момент, неясно, может ли сходство до степени смешения признаваться в случае, если однородность равна нулю, а сходство является очень высоким и присутствует множество дополнительных факторов, которые говорят о возможности возникновения смешения. Если признать, что можно, тогда MHCS могла бы говорить о нарушении своего товарного знака.

А как вы думаете, может ли быть сходство до степени смешения, если однородность равна нулю? Ответы можно писать в комментариях к посту.

Если бы дело происходило в США, MHCS могли бы попробовать воспользоваться концепцией trademark dilution. “Veuve Clicquot” - это старинный люксовый бренд, который скорее всего не стал бы радоваться ассоциациям с общедоступным интернет-сервисом. По этой причине для противодействия размытию своего бренда они вправе воспрепятствовать использованию их товарного знака в коммерческой рекламе.

🍎 Говорить о недобросовестной конкуренции на IT рынке здесь не получится, так как cli.co не используют интеллектуальную собственность своих конкурентов – с MHCS какая-либо конкуренция и общий рынок у них отсутствует. Максимум, можно попробовать заявить о том, что cli.co вводят потребителей в заблуждение, создавая у них впечатление о том, что cli.co связаны с люксовым брендом, и за счёт этого извлекают преимущество из своего нечестного поведения. Но получится ли это доказать?

🍐 Больше вопросов вызывает охраноспособность бутылки как произведения. Однако она ничем не отличается от любых других бутылок, что даёт основания сомневаться в её творческом происхождении. Если, например, эта форма бутылки была разработана самой мадам Клико, то авторские права на нее точно истекли, ведь автор скончалась в 1866 г.  Информацию о том, что бутылки "Вдовы Клико" защищаются как произведения промышленного дизайна, мы не нашли. Получается, и право на произведение дизайна не нарушено рекламой сервиса.

Правда, авторским правом может охраняться и этикетка от бутылки. Если она была создана еще во времена Клико, то права, конечно, уже истекли. А если автор здравствует или ещё не почил (что более вероятно с учётом того, как часто меняются упаковки в современном мире), то использование его творческого труда будет нарушением. Сli.co используют его произведение, хоть и на законно приобретенном носителе, но в коммерческих целях, в отсутствие какой-либо лицензии и разрешения.


🍊 Во-первых, trade dress как объект интеллектуальной собственности защищается далеко не во всех странах (исключениями являются США и Великобритания). Во-вторых, trade dress даёт возможность защищаться от мимикрии под продукт правообладателя. В то же время cli.co не пытается продавать шампанское или какие-либо другие товары под видом товаров “Veuve Clicquot”. Поэтому trade dress в данном случае также не нарушен.

👏  Исходя из этого, можно сказать, что в этот раз маркетологи в российской рекламе cli.co забыли только про соблюдение авторских прав создателей этикетки. Накажут ли их за это?

​​👟🛹 Ловить волну на скейте

Американские кеды Vans известны каждому скейтеру... по крайней мере, Vans очень старается добиться этого. А мы стараемся не упустить самые интересные товарные знаки, охраняющие этот бренд.

Первое, что бросается в глаза — подход к защите подошвы. Она защищена изобразительным товарным знаком, повторяющим её форму, и таким же знаком, защищающим просто узор.

В лучших традициях портфолио бренда спортивной обуви юристы компании защитили фирменную линию — волну Vans и её положение. Также не забыли линию прошивок на кедах.

Наконец, собственной охраны удостоилась позиция наклейки с брендом на заднике кеда.

Рядом на слайде расположены знаки, которые охраняют фирменные слипоны Vans. Cудя по ним, в США никто вообще не может производить обувь в такую же клетку.  

В общем, Vans могут занять почётное место среди брендов спортивной обуви, охрану которых мы уже разбирали: Adidas (разбор), Converse (разбор) и Nike (разбор). Кстати, какой бренд защищен лучше, на ваш взгляд? Пишите в комментариях, как вам портфолио товарных знаков Vans и какие бренды разобрать в следующую пятницу.

Отличных выходных!

#Копикаст#Копикаст 61 — Охрана для анонимуса

Пока в Европе Бэнкси теряет свои товарные знаки, в Самаре каллиграфия Покраса Лампаса становится лишь холстом для граффити новой таинственной легенды стрит-арта.

Начинаем шестой сезон Копикаста с обсуждения давно назревшей проблемы — как анонимным уличным художникам контролировать свою интеллектуальную собственность? Может ли им помочь Никита Михалков? И что лучше — новый квази-копирайт или друг-нотариус?

Доступно видео на YouTube и аудио на Apple Podcasts (для iOS), Google Podcasts (для Android), Castbox, Яндекс.Музыка, Simplecast!

​​🔍 Гуглим гугл

Сегодня в #brandcтатистика посмотрим, как развивалось международное портфолио товарных знаков Google LLC. В частности, сколько заявок на регистрацию товарных знаков подавал Google в разные годы в разных странах.

Мы закатали рукава и немножечко поисследовали. Для скорости взяли только часть национальных реестров — всего 49 стран. По нашим оценкам, в этих странах сконцентрировано ~40-60% все товарных знаков Google. Однако и это количество поможет показать, в какой момент юристы компании всерьёз взялись за международную защиту — 2005 год явно стал переломным.

Также на слайд попали товарные знаки, которые компания не подавала, а купила «в комплекте» с другими проектами. Например, в 2007 году Google приобрела пионера интернет-рекламы DoubleClick, который в своём портфолио имел знаки с 1996 года. На слайд вынесены заявки с момента основания Google (1998 год), однако все заявки, отображенные в этом году, принадлежали DoubleClick, а Google подала свои первые 11 заявок в 1999 году, причем сразу в нескольких юрисдикциях, включая РФ.

Затем в 2005 году юристы компании решили серьёзно взяться за международную защиту. Было подано много заявок на регистрацию знаков в новых юрисдикциях. Следующая волна массовых заявок была в 2011, и с того момента ежегодное количество заявок держится примерно на том же уровне (был некоторый рост, но без резких скачков). Что будет в этом году – пока что вопрос.

При этом видно, что компания делает упор на защиту в Австралии (418 заявок), Канаде (518), Евросоюзе (458) и США (737).  Россия по количеству заявок где-то посередине (255).

Как вы думаете, почему именно в 2005 году произошла вспышка заявок на знаки со стороны Google?

Хитрое доказывание
Дело "Афиши", Яндекс v. Рамблер

Помните сцены из американских фильмов, когда герой пытается найти себе юриста, но ничего не получается – все отказывают, ссылаясь на конфликт интересов? Обычно дело в том, что находчивый оппонент перед подачей иска обошел всех юристов штата, специализирующихся на этой проблеме, и раскрыл им часть конфиденциальной информации по спору. Герой ломает голову, как теперь защищаться в суде.

Похожую стратегию использовал Яндекс в споре с Рамблером за товарный знак «Яндекс.Афиша». После подачи Рамблером заявления в Палату по патентным спорам Яндекс изучил доказательства оппонента и принял во внимание, что Рамблер не представил социологические или какие-либо другие исследования по вопросу сходства обозначений. В свою очередь, Яндекс представил в материалы дела 5 (!) отчётов от всех трех ведущих социологических исследовательских центров:

▫️ социологический отчет Фонда ВЦИОМ
▫️ заключение Института Социологии РАН по результатам социологического опроса
▫️ заключение Института Социологии РАН по результатам контент-анализа
▫️ рецензия Левада-Центра на заключение Института Социологии РАН
▫️ заключение Института лингвистических исследований РАН

Во-первых, это крайне оригинально: обычно в подобных спорах сторона представляет не более одного социологического отчёта. С одной стороны, проведение социологического исследования это достаточно дорого, а с другой — кому придёт в голову проводить одно и то же исследование дважды (и, тем более, трижды)?

Во-вторых, Рамблер, скорее всего, лишился возможности обратиться для собственного исследования в один из этих центров. Вероятно, ему будет отказано по причине наличия конфликта интересов. Кроме того, вряд ли один из этих центров позволит себе рисковать репутацией и предоставлять результаты исследования, противоречащие отчётам, представленным для Яндекса.

Конечно, Рамблер может обратиться в менее авторитетные социологические службы с не столь признанной репутацией, и суд будет обязан рассмотреть такие доказательства. Однако выбор значительно сужается, так как далеко не каждая социологическая организация может провести опрос с репрезентативной выборкой для всех потребителей России.

В настоящее время спор по делу "Афиши" рассматривается в Суде по интеллектуальным правам. Мы продолжаем следить за ним, а чтобы делать это вместе с нами, можете освежить в памяти предысторию:

1️⃣ Здесь мы рассказывали, как в эпицентре спора конфликта оказался ещё и МТС
2️⃣ В 47-м выпуске нашего подкаста мы подробно разбирали это дело в целом, когда оно только начиналось
3️⃣ А здесь можно найти обзор кейса с акцентом на ошибки, допущенные Яндексом.

❗Начинается крупнейшее в России и странах СНГ международное IP-мероприятие DISTANT & DIGITAL от IP Академии и Skolkovo Legaltech.

Сегодня и завтра будет действительно много всего и всех. 200+ матерых спикеров из России и других стран, сразу 50+ секций на различные актуальные тематики, а самое главное – мероприятие полностью безопасно для вашего здоровья, ведь пройдёт в режиме онлайн-конференции.

Не нужно вставать рано с утра и ехать в Сколково – просто наливаем себе кружечку кофе, открываем ноутбук и смотрим на последние кейсы и актуальную практику.

А завтра в 11:20 будет секция «Вопросы сходства брендов на рынке: кто определяет степень смешения», где выступят наши коллеги:

▫️ Екатерина Камакина, начальник отдела защиты интеллектуальной собственности Департамента по правовым вопросам из АО «АБИ Продакт»
▫️ Никита Петров, Legal and compliance Counsel из Объединенные пивоварни Хейнекен
▫️ Станислав Шлёмин, руководитель практики исследований интеллектуальной собственности из Фонда «ВЦИОМ»
▫️ Мария Седова, эксперт по продвижению и защите брендов

Модератор — партнёр CLAIMS, патентный поверенный Екатерина Проничева.

Кстати, конференция бесплатна. Надо лишь зарегистрироваться заранее по ссылке. Увидимся там! 😉

DISTANT & DIGITAL day 2

Добренькое!

Через 10 минут начинается второй день онлайн-конференции, организованной IP Академией и Skolkovo Legaltech.

Не забудьте подключиться в 11:20 на секцию «Вопросы сходства брендов на рынке: кто определяет степень смешения», где модератором будет партнер CLAIMS Екатерина Проничева. Скажем по секрету: видели презентацию спикеров, будет очень… неоднозначно.

Если будут проблемы с подключением, мы выложим ссылки в комментариях к этому посту.

🔴 Начали! Подключиться можно по ссылке.

😺🎣 Ребята из Канобу открыли нам, что такое кэтфишинг. А мы открыли им, как бороться с кэтфишингом с помощью права интеллектуальной собственности!

Получился отличный текст, в котором юрист CLAIMS Виктор Горский-Мочалов рассказывает, зачем регистрировать аватарку как товарный знак:

https://kanobu.ru/articles/ketfishing-zachem-lyudi-kradut-tsifrovuyu-lichnost-ikak-otetogo-zaschititsya-375794/

Эмили на IP-экскурсии

На выходных многие из нас посмотрели премьеру сериала «Эмили в Париже» на Netflix. В нем главная героиня – маркетолог переезжает из Чикаго во французскую столицу, где сразу сталкивается со множеством особенностей местных жизни и бизнеса.

Нас порадовало, что Эмили на протяжении всех серий гуляет совсем рядом с IP-достопримечательностями, о которых мы рассказывали на наших IP-экскурсиях по Парижу.

Для всех любителей Парижа или сериала у нас сегодня маленький конкурс:

Назовите IP-достопримечательность, которую мы посещали на одной из экскурсий и которая находится ближе всего к дому, в котором на пятом этаже поселилась Эмили.

Первый, приславший в комментарии или на @NikolayShevchenko правильный ответ, получит настоящий приз :)

* Если у вас нет подписки Netflix и вы не планируете ее приобретать — не переживайте. Нужную информацию можно добыть с помощью любого поисковика. А ещё чуть позже у нас будет конкурс, для которого совсем не понадобится Netflix.

​​Итак, правильные ответы.

Судя по фильму Эмили снимает квартиру в 5 квартале Парижа на Place de l'Estrapade (Площадь Эстрапады).

Совсем рядом на одноименной улице в доме 3 проживал Дени Дидро, один из ключевых идеологов современного права интеллектуальной собственности. Мы гуляли по этой улице на экскурсии про Святых Отцов авторского права.

Примерно на таком же расстоянии от квартиры Эмили, только в другую сторону, находится Пантеон — место захоронения Виктора Гюго, вдохновителя Бернской конвенции и председателя Международного литературного конгресса 1878 года. О нем мы говорили на экскурсии про великих писателей прошлого.

Победителями конкурса становятся: @SergeyBylinkin и @midemidov. Им отправляются особые "исторические" футболки.

"L’écrivain propriétaire, c’est l’écrivain libre" (фр. "Писатель-собственник — это свободный писатель").

Фраза принадлежит Виктору Гюго. Была сказана им в своей открывающей речи на Литературном конгрессе 1878 года, на котором была начата работа над Бернской конвенцией.

Приз жюри также достается пользователю ∞.

Приз "За Волю к Победе" достается @znakov50, которая хотя вопреки формулировке вопроса не назвала ближайшие к дому Эмили достопримечательности, но обосновала IP-значимость Сорбонны. От себя добавим, что в Сорбонне учился также первый святой юрист, о котором мы рассказывали вот тут.

#Копикаст 62 — Смешно и законно

Мы в целом знаем, как работает пародия в авторском праве: можно свободно использовать произведение без разрешения автора для целей высмеивания. Но как это работает с товарными знаками? Можно ли защититься от иска о нарушении товарного знака ссылкой на пародию?

Разбираемся с пародией на товарные знаки вместе со специалистом по коммуникациям Марией Седовой. Обсуждаем кейс The North Face / The South Butt и выясняем, как постирония может превратить Abibas из контрафакта в охраняемый бренд.

Доступно видео на YouTube и аудио на Apple Podcasts (для iOS), Google Podcasts (для Android), Castbox, Яндекс.Музыка, Simplecast!

⚖️ В суд как в театр 5: Мнение потребителя превыше всего

Послушайте заседание по делу USPTO v. Booking.com B.V. (2020)! Хотя на первый взгляд суд здесь исследует весьма специфический вопрос противостояния очень старого прецедента и более современного Lanham Act, он затрагивает крайне важный аспект, связанный с любыми спорами по товарным знакам.

Суть дела:
Booking.com B.V. в 2011 и 2012 году подала на регистрацию четыре обозначения со словами "Booking.com". Эксперты американского патентного ведомства посчитали, что эти обозначения вошли во всеобщее употребление (generic) и на этом основании отказали в регистрации. Дело дошло до Верховного Суда, перед которым был поставлен вопрос, можно ли, используя два обозначения, вошедших во всеобщее употребление, одним из которых является «.com», создать новое, охраноспособное обозначение.

Позиция USPTO:
➡️ USPTO ссылалась на кейс 1888 года, где Верховный Суд США указал, что наименование товара (Goodyear Rubber) со словом “Company” не может быть предметом монополизации.

➡️ Обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в принципе, потому что никак не может обладать различительной способностью. Исследование мнения потребителей возможно в отношении описательных обозначений (которые могли приобрести различительную способность), но совершенно не нужно для вошедших во всеобщее употребление.

➡️ Сама регистрация доменного имени уже даёт конкурентное преимущество, поэтому отсутствие регистрации товарного знака не наносит критического вреда Booking.com.

➡️ В ходе слушаний представительница USPTO неоднократно говорила об опасениях в монополизации слова “booking” и давлении на конкурентов за счёт этого.

Позиция Booking.comBooking.com B.V.:
➡️ В то же время компания указывала на то, что Lanham Act фактически отменил эту правовую позицию, ведь в нём (хоть и в несколько другом контексте) выражен принцип "именно потребитель определяет, вошло ли обозначение во всеобщее употребление".

➡️ В связи с тем, что только одно лицо может занимать определённый домен в интернете, вновь созданная комбинация еще сильнее индивидуализирует держателя домена.

Решение суда:
✅ Любые слова с расширением .com считаются вошедшими во всеобщее употребление, только если они воспринимаются в качестве таковых потребителями.

При вынесении этого решения суд учёл, что позиция ведомства расходится с практикой решений этого органа (например, ТЗ “1-800 plumbing”).

То, что регистрация доменного имени даёт преимущество Booking.com B.V., вовсе не должно лишать эту компанию возможности защищаться с помощью товарных знаков.

Вероятно, опасения суда и USPTO о монополизации слова “booking” были разбиты заявлениями представительницы компании о том, что товарные знаки не будут использоваться для давления на конкурентов (например, ebooking.com), а само такое давление невозможно из-за отсутствия смешения. Такие заявления сильно сужают объём охраны товарного знака, однако победа требовала жертв.

Судья Брейер с этим решением не согласился, заметив, что предоставление права компаниям монополизировать столь простые для запоминания домены противоречит принципам добросовестной конкуренции.

Особое мнение редакции:
🤔 Сущность товарного знака состоит в индивидуализации товаров и услуг для потребителей, и поэтому именно их мнение в эпоху, когда его можно легко установить, должно стоять во главе угла при принятии любых решений по товарным знакам.

Будучи в каком-то смысле товарищами по несчастью с Booking.com, мы считаем важным, что мировая IP-практика подтверждает ключевое значение мнения потребителей и не остаётся в заложниках у неэластичных норм, игнорирующих базовые принципы законодательства о средствах индивидуализации.

👾 IP против вирусов

Microsoft и FS-ISAC провернули успешную атаку на Trickbot. Trickbot – это одна из крупнейших сетей ботов, направленная на заражение компьютеров различным вредоносным ПО, в том числе программами вымогателями.

Чтобы атаковать Trickbot, программистам и аналитикам Microsoft и других крупнейших компаний в сфере программного обеспечения пришлось кропотливо работать, чтобы отследить серверы, с которых преимущественно осуществлялось управление и активация программ на зараженных компьютерах.
Затем нагрузка легла уже на правовой департамент. Для получения предварительного запрета Microsoft прибегла к интересной стратегии.

В качестве оснований для захвата серверов и уничтожения американской инфраструктуры Trickbot юристы Microsoft сослались как на нарушение авторских прав на компоненты Windows, которые были злонамеренно использованы мошенниками, так и на нарушение их товарных знаков. Ведь по сути Trickbot использует товарные знаки Microsoft, чтобы выдать себя за официальный софт, что нарушает исключительные права и вредит деловой репутации Microsoft: потребители начинают ассоциировать этот обман с идентификаторами компании.

В результате Microsoft получили предварительное постановление в Окружном суде США по Восточному округу Вирджинии, которым было разрешено блокировать работу и трафик серверов Trickbot.

Приятно осознавать, что институты интеллектуальной собственности вносят свой вклад в борьбу с организованной киберпреступностью, которая ежегодно причиняет колоссальный вред мировому сообществу. К сожалению, в случае с Trickbot, вероятно, ещё рано говорить о победе – у злоумышленников есть запасные сервера и в других юрисдикциях.

#trademarksinreallife